Сьогодні розглянемо питання, коли права на промисловий зразок можуть бути визнані недійсними.

Відповідає Сергій Барбашин, адвокат, власник Barbashyn Law Firm, президент Європейської асоціації молодих адвокатів (EYBA), заступник голови комітету з Інтелектуальної власності НААУ, Голова UNBA NextGen.

Запитання:

Коли права на промисловий зразок можуть бути визнані недійсними?

Відповідь:

У ст. 25 Закону України «Про охорону прав на промислові зразки» (далі — Закон) зазначається, що права на зареєстрований промисловий зразок можуть бути визнані у судовому порядку недійсними повністю або частково щодо окремих варіантів промислових зразків, зазначених у свідоцтві за таких умов:

Якщо ПЗ не відповідає умовам надання правової охорони:

ПЗ суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі;

ПЗ є об’єктом нестійкої форми з рідких, газоподібних, сипких або подібних до них речовин тощо;

ознаки зовнішнього вигляду ПЗ зумовлені виключно його технічними функціями;

ознаки зовнішнього вигляду ПЗ, його розмір та форма мають бути точно відтворені для того, щоб один виріб був механічно з’єднаний з іншим виробом або розташований усередині, навколо чи навпроти іншого виробу таким чином, щоб кожен виріб міг виконувати свою функцію;

результат інтелектуальної, творчої діяльності в галузі художнього конструювання, втілений або застосований у ПЗ, що є частиною складеного виробу та є невидимим під час звичайного використання виробу.

ПЗ не має достатнього рівня новизни, тобто подібний зразок був вже відомий до дати подання заявки.

ПЗ не має індивідуального характеру, тобто загальне враження, яке він справляє на інформованого користувача, не відрізняється від загального враження, яке справляє на такого користувача будь-який інший промисловий зразок, доведений до загального відома до дати подання заявки.

У зображені ПЗ наявні ознаки, що не були передбачені поданою заявкою. Наприклад, компанія зареєструвала дизайн стола, який має певні характеристики. Свідоцтво було видано для цього дизайну стола, що підтверджує правовий захист. Однак, після того, як компанія вже отримала своє свідоцтво, вона вирішила змінити дизайн стола, додавши унікальні вирізи на ніжках та інші деталі. Якщо інша компанія вирішить, що новий дизайн стола, який був впроваджений, суперечить її правам на свій власний промисловий зразок, вона може звернутися з позовом до суду і спробувати довести, що зміни, внесені до дизайну стола, не були передбачені в початковій заявці, та їх використання порушує її права.

Державна реєстрація ПЗ здійснена з порушенням прав інших осіб.

Позовна заява зацікавленої особи про визнання прав на промисловий зразок недійсними може бути подана до суду протягом усього строку чинності майнових прав на промисловий зразок та після припинення їх чинності.

Як приклад, наведемо рішення Печерського районного суду міста Києва від 06.10.2022 року у справі № 757/49179/20-ц.

У листопаді 2020 року позивач МГА Ентертейтмент Інк. звернувся до суду з позовом до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» (далі - Укрпатент) та Відповідача та просив визнати недійсними 5 патентів виданих, на ім’я Відповідача, повністю.

Так, позивач є відомим виробником дитячих іграшок, зокрема лялечок для дітей різних видів та категорій, що знаходяться у яйці та марковані торговельною маркою ІНФОРМАЦІЯ_5. Крім того, позивач вказує, що є власником авторських прав на персонажів відповідно до Свідоцтва Відомств Сполучених Штатів Америки з авторського права.

Висновком експерта було встановлено, що у зображеннях промислових зразків за п’ятьма патентами Відповідачем використано торговельні марки за свідоцтвами позивача, а також використано зображення персонажів за Свідоцтвом на авторське право від 14.11.2018 р. належне позивачу

При цьому, як вбачається із матеріалів справи, позивач не надавав Відповідачу згоди на таке використання промислових зразків та зображень.

З наведеного слідує, що Відповідачем було порушено права позивача щодо використання належних йому торговельних марок та зображень персонажів, які позивач почав використовувати раніше дати подання заявок Відповідачем.

Суд задовольнив позов повністю та визнав недійсними патенти, що видані, на ім'я Відповідача повністю. Зобов`язав Укрпатент внести зміни до Державного реєстру патентів України на промислові зразки стосовно визнання патентів недійсними повністю та здійснити публікацію про це в офіційному бюлетені «Промислова власність». Та стягнув з Відповідача на користь МГА Ентертейнмент Інк. 20 020 грн судового збору.

Зареєструватися на вебінар Сергія Барбашина «Юридичні виклики IT-бізнесу у 2023 році. Перспективи 2024». https://tinyurl.com/y3urhcce.